Aleksandra Maciejewicz

Aleksandra Maciejewicz

Zadaj pytanie

Agencje interaktywne – jak „zabezpieczyć” się przed podwykonawcami

Jako osoba, która na co dzień działa w firmie obsługującej branżę kreatywną, często mam do czynienia z agencjami interaktywnymi i reklamowymi. Jakiś czas temu, po jednym z kolejnych pytań ze strony agencji, moją pierwszą reakcja było: „zaraz, zaraz, już je słyszałam…”. Stąd też temat niniejszego artykułu. Zestawiłam powtarzające się kwestie i wątpliwości dotyczące praw własności intelektualnej w łańcuszku wykonawców, które w poniższej formie mam nadzieję pomogą Wam wewnętrznie uporządkować  podstawowe kwestie praw IP miedzy agencją a twórcą*.

CASE I. MOMENT PRZEJŚCIA IP

Na potrzeby tego punktu dla uproszczenia przyjmijmy trzy zasady regulujące moment przejścia praw IP z twórcy na agencję (tymi też zasadami możecie się w agencjach kierować na co dzień przy okazji nieskomplikowanych umów).

Pierwsza zasada: uregulowanie momentu przejścia majątkowych praw autorskich w umowie o dzieło/umowie zlecenia/innej umowie cywilnoprawnej. Sytuacja ta nie wymaga wielkiego doświadczenia – wskazujemy po prostu, z jakim momentem prawa do utworu przechodzą na agencję. Możecie ten moment oznaczyć w dowolny sposób np. z chwilą ustalenia utworu, z chwilą jego wydania, z chwilą przyjęcia, z chwilą zapłaty wynagrodzenia itd. Przy czym na uwagę zasługuje owa „chwila”, ponieważ może ona agencję postawić w konfliktowej sytuacji – niewłaściwe określenie momentu przejścia często stanowi broń w rękach twórców-podwykonawców.

Przykład. W obu umowach (w umowie zamawiający-agencja oraz w umowie agencja-twórca) moment przejścia praw autorskich został oznaczony na „z chwilą zapłaty wynagrodzenia”. Agencja wydała utwór dużej korporacji z opóźnieniem, na wypadek czego zastrzeżona była kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. Z kolei podwykonawca stwierdza, że opóźnienie nastąpiło z winy agencji, która nie dostarczyła materiałów na czas. Korporacja potrąca karę umowną z wynagrodzenia agencji, agencja zaś nie wypłaca podwykonawcy ostatniej części wynagrodzenia. Podwykonawca w związku z tym nie przenosi na agencję majątkowych praw autorskich do utworu. Mamy więc patową sytuację, gdyż do czasu wyjaśnienia sytuacji z podwykonawcą, agencja „przeniosła” na korporację prawa do utworu z wadą prawną.

Dla uniknięcia tego typu sytuacji wystarczy po prostu zastrzec w umowie z podwykonawcami nabycie autorskich praw majątkowych z chwilą wydania utworu.

Druga zasada: dotyczy utworów pracowniczych. Pierwszy warunek zastosowania tej zasady – istnienie umowy o pracę między twórcą a agencją.  Drugi warunek – odpowiedź twierdząca na pytanie, czy utwór został stworzony w wyniku realizacji obowiązków wynikających z takiego stosunku pracy (o czym więcej w CASE II.). W tej sytuacji chwilą nabycia majątkowych praw autorskich do utworu pracowniczego (o ile umowa nie stanowi inaczej) jest moment przyjęcia utworu przez pracodawcę. I chociaż uważa się, że forma takiego przyjęcia przez pracodawcę może być dowolna (chociażby mailem czy smsem), to warto zadbać, aby wątpliwa interpretacja woli pracodawcy nie rodziła niepotrzebnych sporów. Temu zaś służy jasne określenie momentu nabycia praw do utworu w umowie o pracę.

Ostrożność taka poparta jest dodatkowo regułą z prawa autorskiego, która stanowi, że jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie 6 miesięcy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjęciu (lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian) uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń.  A więc przejście majątkowych praw autorskich następuje dopiero po pół roku.

Trzecia zasada: Przy trzeciej zasadzie zbiorczo potraktujmy prawa własności przemysłowej w zakresie wzorów przemysłowych (tj. w dużym skrócie – designu, zewnętrznej postaci produktu) i znaków towarowych. W przypadku wzorów przemysłowych sytuacja jest relatywnie prosta. Generalną zasadą jest, że prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje jego twórcy. Jednak dobra wiadomość jest taka, że w wyżej przywołanych sytuacjach (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), zgodnie z prawem własności przemysłowej ww. prawo powstaje pierwotnie na rzecz pracodawcy lub zamawiającego, a co za tym idzie, nie mamy tu do czynienia z przeniesieniem prawa.

Nieco bardziej problematycznie przedstawia się sytuacja odnośnie prawa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, ponieważ prawo własności przemysłowej nie stanowi przesłanek, komu ono przysługuje. Agencja powinna więc zadbać, czy przysługuje jej, a tym samym czy będzie przysługiwać jej klientowi, prawo do zarejestrowania znaku towarowego objętego zamówieniem. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy znak towarowy jest przedmiotem prawa autorskiego. Jeżeli prawo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy nie przysługuje zgłaszającemu, nawet po rejestracji takiego znaku, będzie istniała możliwość jego unieważnienia na tej podstawie.

CASE II. ILE IP PRZECHODZI NA AGENCJĘ

Jak powiada stara rzymska paremia: nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada (nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet). Myślę, że powinna być to jedna ze złotych myśli agencji. Często zdarza się bowiem, że podpisują one z zamawiającym umowę przygotowaną przez niego. Z kolei agencja sama zazwyczaj z podwykonawcami podpisuje umowy na podstawie wzorca obowiązującego w jej firmie. W takich sytuacjach, oprócz wspomnianego na wstępie konfliktowego momentu przejścia majątkowych praw autorskich, możemy mieć do czynienia z kolizją (a raczej brakiem pokrycia się wskazanych) w umowie pól eksploatacji.

Warto również mieć na uwadze ustawową regułę, że umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Mający dobrą umowę zamawiający, zastrzeże na ten wypadek zobowiązanie agencji do przeniesienia majątkowych praw autorskich do dzieła na nowopowstałych polach, przykładowo za 1 zł od każdego pola. Z kolei nieczęsto zdarza się, że agencje również mają takie zastrzeżenia w swoim wzorcu.

Kolejna kwestia wymagająca wyjaśnienia, to to, że nie każdy utwór stworzony przez pracownika stanowi utwór pracowniczy (co dla agencji jest „pewniakiem” wywodzonym z tego, że właściwe osoby umieszczą swe podpisy na umowie o pracę). Otóż są nimi tylko utwory powstałe „w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy”, dodatkowo dookreślone „celem umowy o pracę” i „zgodnym zamiarem stron”.

Przykład. Jeżeli nasz pracownik, który zatrudniony jest w agencji jako grafik, wykorzystując agencyjny aparat fotograficzny, „dorobi” brakujące do przedmiotu zamówienia zdjęcie, to majątkowe prawa autorskie do tej fotografii nie przejdą na agencję, mimo że grafik użył jej sprzętu i wykonał fotografię w godzinach pracy. Powód jest prosty – nie została spełniona przesłanka stworzenia utworu w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. W takim wypadku należałoby podpisać oddzielną umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie na agencję w koniecznym zakresie.

Kolejna kwestia stanowiąca bolączkę branży reklamowej to fakt, że pomysły, idee, koncepcje, w tym pomysły na kampanie reklamowe, nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Jeżeli więc pracownik-wykonawca przedstawia kilka koncepcji na kampanię/brand identity etc. zmawiającego i nawet jeżeli w umowie o współpracy/pracę z nim mamy zastrzeżone, że majątkowe prawa autorskie do utworu przechodzą na agencję z chwilą jego ustalenia, to i tak zyskuje on prawa tylko do „skorupy” tej koncepcji, czyli jej sposobu wyrażenia, nie zaś idee fixe dzieła twórcy. Oznacza to, że ustawa o prawie autorskim nie uchroni agencji przed dalszym użyciem niewykorzystanych przez zamawiającego koncepcji, mimo, że firma w której pracuje twórca np. chciałaby je zachować sobie jako „inspirację” przy okazji zlecenia innego klienta. Ratunkiem są tu różnego rodzaju klauzule zobowiązujące wykonawcę do niewykorzystywania tych pomysłów w przyszłości.

Jesteśmy więc w sytuacji, gdy utwór przeszedł już omawiany łańcuszek: z wykonawcy na agencję, a z agencji na zamawiającego. Pozostaje być może pytanie, czy i kto może użyć dzieła w portfolio?

W odpowiedzi na to pytanie były już publikowane liczne opracowania, ponieważ przepisy prawa autorskiego nie przewidują wprost prawa do prezentacji własnej twórczości. Przejdźmy jednak do konkretów – najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest po prostu uregulowanie tej sytuacji w umowie. Znowu jednak agencja powinna pamiętać, aby uregulować ją dwustronnie – jeżeli pozwalamy twórcy na publikację dzieła w portfolio, to takie samo uprawnienie musi się znaleźć w umowie z zamawiającym. Jeżeli zaś chcemy zastrzec dla siebie wyłączną możliwość promowania swojej firmy przez publikację dzieła, powinniśmy z jednej strony zabezpieczyć taką możliwość w umowie z zamawiającym, z drugiej zaś strony pozbawić takiej możliwości twórcy.

Myślę, że niniejszy artykuł mogę podsumować bardzo zwięźle – w umowie można uregulować niemal wszystko. Trudniej jednak zauważyć, czego się nie uregulowało – i właśnie tutaj przydaje się prawnik, i jego znajomość przepisów typu „jeżeli umowa nie stanowi inaczej …”.

*opracowanie to nie dotyczy know-how, programów komputerowych i baz danych (dotyczą ich inne, specyficzne reguły), jak również wynalazków, wzorów użytkowych czy topografii układów scalonych, ponieważ wydają się one niezmiernie rzadko (jeżeli nie w ogóle) powstawać w ramach działalności agencji; po drugie opracowanie to pomija liczne niuanse, które nieodłącznie związane są z kwestiami prawnymi dotyczącymi praw własności intelektualnej

Przeczytaj także

Nowe prawo znaków towarowych już obowiązuje

11 marca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, której celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu ...

LAWMORE objęło patronatem Konferencję „Aktualne Problemy Prawa Własności Intelektualnej”

Miło nam poinformować, że LAWMORE kolejny raz ma zaszczyt objąć patronatem ogólnopolską konferencję naukową pn. "Aktualne Problemy Prawa Własności Intelektualnej". Druga edycja tej konferencji odbędzie ...

Pakiet MŚP – najnowsze zmiany w KSH

Wdrażanie tak zwanego „Pakietu MŚP” ma i będzie miało znaczący wpływ na zasady funkcjonowania spółek handlowych w wielu aspektach.  Obok omawianych już przez nas zmian dotyczących sporządzania ...

4 pytania o IP Box

  Nowelizacja podatku od osób prawnych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku wprowadziła do polskiego systemu zupełnie nową stawkę podatkową dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw ...

Sprawozdania finansowe za 2018 rok – trudna droga do informatyzacji

Sprawozdania finansowe po raz pierwszy na nowych zasadach – czy jesteś gotowy? W związku ze zmianami, jakie w 2018 roku spotkały ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawę o rachunkowości, zmieniły się ...

Innovation Box – nowa korzystna stawka podatkowa

Od początku tego roku obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poza tradycyjnymi już nowelizacjami prawa podatkowego uchwalono ...

Jak nie pisać kar umownych

Kiedy kolejny raz, dla kolejnego klienta nanosimy niemal tą samą poprawkę, w tym samym miejscu umowy, po prostu musimy podzielić się tą kwestią z szerszym gronem. Chociażby po to, aby oszczędzić sobie ...

Emisje niepubliczne obligacji na nowych zasadach. Dwie ważne daty, nie tylko dla nowych emitentów.

Krajobraz po burzy w oczekiwaniu na trzęsienie ziemi Historia spektakularnej katastrofy GetBack S.A. to w bardzo istotnej części historia jej finansowania dłużnego za pośrednictwem niepublicznych emisji ...

Uwaga pracodawco – nowy rok, nowe prawo pracy

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w prawie pracy i wprowadzające szereg ważnych zmian zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze ...

LAWMORE wspiera Funwisher.com – narzędzie do komunikacji gwiazd z fanami

Pod koniec 2018 roku oficjalnie wystartował serwis Funwisher.com. Mieliśmy przyjemność zapewnić kompleksową obsługę prawną tego projektu m.in. w zakresie przygotowania regulaminu i polityki prywatności czy ...

RODO w e-commerce – uwaga na profilowanie!

Jak zapewne część z Was wie, Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadziło regulacje dotyczące profilowania. Mimo, że od 25 maja 2018 r. minęło już trochę czasu, wiele osób wciąż nie ...

LAWMORE doradcą Daily w transakcji przejęcia przez fińską spółkę Wolt

Fiński Wolt przejął daily.pl - polski startup z branży foodtech. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny mieliśmy przyjemność reprezentować interesy serwisu daily.pl Daily.pl to ...

Wyświetl więcej